同報(bào)案件，指發(fā)明和實(shí)用新型同日申請(qǐng)的案件。發(fā)明和新型同日申請(qǐng)制度，是中國專利法律體系中比較獨(dú)特的制度。專利法第九條規(guī)定，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?；谶@種制度，申請(qǐng)人相當(dāng)于買了一項(xiàng)“保險(xiǎn)”，在嘗試申請(qǐng)發(fā)明的同時(shí)，一旦不成功，還有一個(gè)保底的實(shí)用新型。因此，雖然申請(qǐng)成本會(huì)提高一些，很多申請(qǐng)人都會(huì)考慮將發(fā)明和實(shí)用新型同日申請(qǐng)，以對(duì)比較重要的技術(shù)方案進(jìn)行最優(yōu)的保護(hù)。

    對(duì)于這種案件，在進(jìn)行向外申請(qǐng)時(shí)，會(huì)遇到一個(gè)問題：要求優(yōu)先權(quán)的話，到底是要求一項(xiàng)優(yōu)先權(quán)還是要求兩項(xiàng)優(yōu)先權(quán)呢？具體地，向外申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)，有兩種方式，一種是通過要求國內(nèi)優(yōu)先權(quán)，直接以巴黎公約的方式進(jìn)入其他國家，另一種是通過要求國內(nèi)優(yōu)先權(quán)，先進(jìn)行PCT國際申請(qǐng)，后續(xù)通過PCT途徑進(jìn)入其他國家。

    從國外優(yōu)先權(quán)的制度設(shè)計(jì)來說，其主要是為了保障締約國的國民向其他國家申請(qǐng)時(shí)的權(quán)利，是為了避免在本國申請(qǐng)的專利的公開影響其他國家申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性。從這個(gè)角度上說，如果同日申請(qǐng)的發(fā)明和實(shí)用新型的內(nèi)容一模一樣，則向外申請(qǐng)時(shí)僅要求一項(xiàng)優(yōu)先權(quán)即可，沒必要要求兩項(xiàng)優(yōu)先權(quán)。實(shí)務(wù)處理中，目前也一般只要求發(fā)明的優(yōu)先權(quán)。

    然而，近日收到了一個(gè)歐專局的審查意見通知書，其大意說進(jìn)歐洲的案件的優(yōu)先權(quán)案件不是首次申請(qǐng)，不能要求其的優(yōu)先權(quán)。代理師查證后發(fā)現(xiàn)，此案件的母案為中國發(fā)明和實(shí)用新型同日申請(qǐng)中的發(fā)明。那么，這是否意味著之前的策略不正確，需要調(diào)整呢？

    閱讀審查意見通知書后，代理師發(fā)現(xiàn)審查員是將同時(shí)申請(qǐng)的實(shí)用新型作為對(duì)比文件，認(rèn)為因?yàn)橛型丈暾?qǐng)的實(shí)用新型的存在，作為母案的發(fā)明案件不能作為首次申請(qǐng)。

    經(jīng)仔細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)審查員意見通知書中指出的實(shí)用新型為發(fā)明和新型同日申請(qǐng)中的實(shí)用新型，發(fā)明和實(shí)用新型的申請(qǐng)日均為同一天，不會(huì)存在實(shí)用新型在先發(fā)明在后的問題。另外，此案件的發(fā)明案件的內(nèi)容與實(shí)用新型相同，也不存在進(jìn)歐洲的案件要不到全部優(yōu)先權(quán)的可能。

    基于上述分析，要求一項(xiàng)發(fā)明優(yōu)先權(quán)的操作，是沒有問題的。不過，需要指出的是，由于向外申請(qǐng)案件面對(duì)的是多個(gè)國家和地區(qū)的不斷變化的法律環(huán)境，任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的規(guī)則，都有可能會(huì)隨著法律環(huán)境的變化而變化。代理師應(yīng)該基于安全第一的原則，密切跟進(jìn)其他國家和地區(qū)的法律環(huán)境變化，隨時(shí)準(zhǔn)備對(duì)內(nèi)外案件的業(yè)務(wù)操作規(guī)則進(jìn)行調(diào)整和變更，以保障申請(qǐng)人的最大利益。